Sí. Según el artículo 261 del Código de Propiedad Industrial, si el titular de una marca anterior permite conscientemente el uso de una marca durante cinco años consecutivos, pierde el derecho de reaccionar contra ese uso, ya sea por oposición o por una solicitud de anulación del registro posterior.
Sin embargo, hay una excepción importante: si el registro de la marca posterior se realizó de mala fe, el titular de la marca anterior puede actuar en cualquier momento, independientemente del tiempo transcurrido. Esta salvaguarda tiene como objetivo evitar abusos y prácticas desleales en el mercado.
Pero ¿qué es el registro de mala fe?
La jurisprudencia europea, particularmente del TJUE, ha consolidado un conjunto de criterios objetivos y subjetivos para evaluar la mala fe, a saber:
- El conocimiento (o el deber de conocimiento) de que el signo ya era utilizado por otra persona.
- La intención deshonesta del solicitante en el momento de la solicitud de registro.
- La falta de intención seria de uso, o el uso con el objetivo de bloquear a los competidores o engañar al consumidor.
- El grado de protección jurídica del signo anterior y la lógica comercial del registro.
La buena fe del solicitante se presume, pero puede revertirse si la parte perjudicada presenta pruebas suficientes de un comportamiento abusivo. En ese caso, hay una inversión de la carga de la prueba y corresponde al titular de la marca posterior justificar su registro y, por lo tanto, demostrar la legitimidad de su conducta.
Por lo tanto, tolerar el uso de una marca similar sin actuar puede, de hecho, resultar en la pérdida de derechos.